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Cessão de marcas: o que você precisa saber antes de realizar esse contrato

Escrito por CHC Advocacia

Você sabe o que é cessão de marcas e como ela pode te ajudar a explorar a sua marca? Se não, você veio ao lugar certo! 

A cessão de marcas é  uma operação que permite que terceiros se apossem de parte da sua marca, mediante o pagamento de um valor pré-estabelecido. 

Nesse artigo nós iremos te explicar tudo sobre esse tipo de contrato e quais são as cláusulas que obrigatoriamente devem constar nele. Se ficar com alguma dúvida, entre em contato conosco que iremos te ajudar!

O que é cessão de marca?

A cessão de marca é um processo legal pelo qual um titular de uma marca registrada transfere seus direitos sobre a marca para outra parte. Essa transferência ocorre por meio de um contrato de cessão de marcas, no qual o titular original concorda em ceder todos os seus direitos e interesses relacionados à marca para o cessionário. 

Nesse processo, o cessionário assume a titularidade da marca, passando a poder utilizá-la, protegê-la e explorá-la comercialmente.

A cessão de marcas pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa, e essas modalidades apresentam diferenças significativas que devem ser consideradas.

A cessão gratuita ocorre quando o titular da marca transfere seus direitos sobre a mesma para outra parte sem exigir qualquer contrapartida financeira. Seria o equivalente a uma doação.

Essa modalidade de cessão é comumente utilizada entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, onde a transferência da marca ocorre de forma interna e sem fins lucrativos.

Já a cessão onerosa de marcas ocorre quando a transferência dos direitos sobre a marca é feita mediante pagamento de um valor monetário pelo cessionário ao titular da marca. 

Nesse caso, a cessão é tratada como uma transação comercial, na qual o cessionário adquire os direitos sobre a marca em troca de um pagamento acordado entre as partes. Esse valor pode ser fixo, variável ou estabelecido com base em royalties ou porcentagens sobre a venda dos produtos ou serviços relacionados à marca.

Portanto, o aspecto financeiro é a diferença fundamental entre a cessão gratuita e onerosa de marcas.

A cessão de marca deve ser analisada como uma estratégia interessante para empresas que desejam expandir seus negócios, especialmente na busca de aquisição de marcas já bem estabelecidas.

Ao adquirir uma marca por cessão, o cessionário pode aproveitar o reconhecimento e a reputação já construídos pela marca no mercado, economizando tempo e recursos que seriam necessários para construir uma marca do zero.

Nesse caso, a marca adquirida pode trazer diversos benefícios, tanto para o titular original quanto para o cessionário. Para o titular original, a cessão pode representar uma fonte de receita adicional, especialmente se a marca já não estiver sendo plenamente explorada de forma direta.

Além disso, a cessão pode permitir que o titular se concentre em outras atividades de negócios, sem a necessidade de gerenciar diretamente a sua marca, enquanto receberá por isso.

Por outro lado, para o cessionário, a cessão de marcas pode representar uma oportunidade de expandir sua presença no mercado de forma mais rápida e eficiente.

Cláusula essenciais no contrato de cessão

O contrato de cessão de marcas é um documento essencial para formalizar a transferência dos direitos sobre uma marca registrada, mas existem diversas cláusulas que devem ser consideradas e incluídas neste documento para garantir a segurança e proteção dos interesses de ambas as partes envolvidas. 

A seguir, serão abordadas oito cláusulas que devem estar presentes e bem esclarecidas em um contrato de cessão de marcas.

a) Identificação das partes: Essa cláusula deve conter os nomes completos e detalhes de contato das partes envolvidas na cessão, ou seja, o cedente (titular original da marca) e o cessionário (a pessoa ou empresa que receberá os direitos sobre a marca).

b) Descrição da marca: É fundamental incluir uma cláusula detalhada que descreva a marca de forma precisa, mencionando seu nome, logotipo, número de registro, classe(s) em que está registrada, território abrangido (se internacional) e quaisquer outras informações relevantes que identifiquem a marca de maneira inequívoca.

c) Objeto da cessão: Nessa cláusula, é importante especificar os direitos que estão sendo transferidos, como o direito de uso exclusivo da marca, o direito de registrar a marca em outros territórios, o direito de explorar comercialmente a marca, entre outros.

d) Valor e forma de pagamento: Se a cessão for onerosa, é fundamental estabelecer uma cláusula que especifique o valor da transação e as condições de pagamento, como o prazo, a forma de pagamento (à vista, parcelado, royalties) e as consequências em caso de atraso ou não pagamento.

e) Garantias e responsabilidades: Essa cláusula aborda as garantias fornecidas pelo cedente em relação à titularidade e validade da marca, bem como eventuais indenizações em caso de violação de direitos de terceiros. O cedente também pode exigir que o cessionário assuma a responsabilidade por qualquer violação futura dos direitos da marca, por exemplo.

f) Vigência e rescisão: Essa cláusula estabelece a duração do contrato, ou seja, o período em que a cessão será válida. Além disso, é importante definir as condições que podem levar à rescisão do contrato, como descumprimento das obrigações, falência ou insolvência de uma das partes, entre outros eventos previstos.

g) Transferência de documentação: Para que a cessão seja efetiva, é necessário transferir toda a documentação relevante relacionada à marca, como o certificado de registro, arquivos digitais do logotipo, entre outros. Essa cláusula estabelecerá as responsabilidades de cada parte para fornecer e receber os documentos necessários para a efetivação do registro da transação perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. 

h) Disposições gerais: Essa cláusula inclui disposições que regem o contrato como um todo, como a lei aplicável, a jurisdição competente em caso de litígio, a confidencialidade das informações comerciais, a possibilidade de revisão ou alteração do contrato mediante acordo mútuo, entre outros aspectos relevantes.

É importante ressaltar que a redação do contrato de cessão de marcas deve ser realizada por profissionais qualificados, como advogados especializados em propriedade intelectual, para garantir a conformidade legal e a proteção dos interesses das partes envolvidas.

Riscos do contrato de cessão

O contrato de cessão de marcas é um documento crucial para formalizar a transferência dos direitos de uma marca registrada. No entanto, assim como em qualquer transação comercial, existem riscos associados que devem ser considerados pelas partes envolvidas. 

a) Validade do registro: É fundamental utilizar de algumas estratégias, como due diligence completo da marca antes da transferência, a fim de verificar se não existem questões legais pendentes, como litígios de propriedade intelectual ou ações de nulidade do registro. 

b) Valor da marca: A avaliação do valor da marca pode ser um desafio, e a parte que adquire a marca corre o risco de pagar um valor desproporcional ou inadequado. É recomendável realizar análises econômicas e financeiras para avaliar corretamente o valor de mercado da marca.

c) Descumprimento das obrigações: Ambas as partes têm responsabilidades no contrato de cessão. O risco de descumprimento das obrigações contratuais pode surgir se uma das partes não cumprir com seus compromissos, o que pode levar a disputas e rescisão do contrato.

d) Uso indevido da marca: O cessionário pode utilizar a marca de maneira inadequada ou em desacordo com as cláusulas do contrato, o que pode afetar negativamente a reputação e a imagem da marca. É importante estabelecer claramente as condições de uso e as restrições aplicáveis.

e) Alterações na legislação: As leis de propriedade intelectual estão em constante evolução. Existe o risco de que alterações na legislação possam afetar os direitos e obrigações estabelecidos no contrato de cessão de marcas, especialmente se o registro for internacional.

f) Concorrência desleal: A cessão de marcas pode abrir a possibilidade de concorrência desleal por parte do cedente, que pode criar uma nova marca similar ou concorrente. É importante incluir cláusulas que restrinjam essa prática e protejam os interesses do cessionário.

g) Má-fé e fraude: Infelizmente, há sempre o risco de má-fé e fraude em transações comerciais. É necessário verificar a reputação e a idoneidade da outra parte antes de firmar o contrato de cessão de marcas, a fim de evitar fraudes ou negócios desonestos.

Para minimizar esses riscos, é altamente recomendado buscar a assessoria de profissionais especializados em propriedade intelectual e contratos comerciais. 

Advogados experientes podem ajudar na elaboração adequada do contrato, na análise de riscos e na realização de diligência prévia, a fim de garantir a segurança e a proteção dos interesses das partes envolvidas na cessão de marcas.

Entenda o porquê do cessionário precisar de um profissional especializado em registro de marcas

Em um contrato de cessão de marcas, contratar um profissional especializado em registro de marcas é altamente recomendado para garantir o cumprimento de questões pré e pós contratuais.

A primeiro momento, a cessão apenas é validada após o devido registro no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O conhecimento especializado de um profissional deste ramo irá garantir que o processo de registro do contrato seja devidamente realizado.

O profissional especializado realizará um monitoramento prévio de todas as marcas idênticas ou semelhantes que pretendem ser registradas por terceiros, verificando a existências potenciais conflitos que possam infringir o direito do cessionário (adquirente da marca).

Um profissional experiente em registro de marcas também ajudará o cedente a desenvolver uma estratégia de proteção adequada para sua marca.

Eles analisarão o escopo de proteção necessário e orientarão sobre as classes de produtos/serviços adequadas para registro, nos termos do contrato já firmado, maximizando a proteção e integridade da marca.

Caso ocorram oposições ou contestações ao registro da marca, o profissional especializado em registro de marcas irá representar o cessionário e defender seus direitos. 

Mesmo após o registro da marca, é necessário cumprir com obrigações de manutenção, como o pagamento de taxas e a renovação periódica. O profissional especializado acompanhará essas obrigações e notificará o cedente sobre prazos importantes para garantir a proteção contínua da marca.

Em suma, contratar um profissional especializado em registro de marcas oferece uma série de benefícios ao cessionário. Eles fornecem conhecimento especializado, agilizam o processo de registro, evitam erros e disputas legais, e garantem que a marca seja devidamente protegida, oferecendo tranquilidade ao cedente durante todo o processo de cessão.

De fato, a proteção de uma marca vai além do próprio registro e exige atenção e cuidado por parte das empresas. Por isso, contar com profissionais especializados pode ser a solução ideal para garantir que todo o processo seja feito corretamente e que a sua marca esteja protegida de forma efetiva.

Quer saber mais? Entre em contato conosco para sanar todas as suas dúvidas.

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